美国打击专利流氓立法简介

07/29/2016

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黄倩(Qian Huang), Grace King, Tim Rawson

在宪法层面上，专利意在鼓励创新和促进科技进步 。为实现这一宗旨，美国专利法赋予了专利权人在特定期间内的独占权，故专利权人可在其独占权期间针对侵权行为行使相应维权权利。然而，近年来在行使专利权的过程中出现的滥用专利权行为，即专利流氓（patent trolling），已对经济发展造成了负担，亟需新的法律法规来予以规范。

尽管专利法是专属于联邦政府的事务，美国有许多州已采取措施来降低专利流氓对本州经济带来的负面影响。2013年，佛蒙特州（Vermont）成为了第一个立法打击专利权主张实体（Patent Assertion Entities或PAEs）滥用专利诉讼行为的州。该州法律[1]侧重于判断PAEs在主张侵权时是否存在主观恶意，并规定了法院定夺一专利权主张实体是否存在恶意时可考虑的判断因素。该法出台后，许多州也采取了佛蒙特州的做法，即以恶意标准判定滥用专利权的指控。其中，得克萨斯州（Texas）通过立法，将判断范围限缩至通讯往来中的恶意，而非同时考虑PAEs的行为。由此可见，各州对于何种行为构成恶意以及何种行为能够引发针对恶意主张的保护性措施存在差异。本文简要介绍哪些州目前针对专利流氓行为采取立法措施，并探讨这些立法的不同举措，尤其是专利诉讼案件繁多的各州的举措。另外，本文也就法定专利实施人和被控侵权人如何战略性地运用美国各州打击专利流氓的法律提出建设性参考意见。

打击专利流氓立法现状

迄今为止，美国共有29个州（如图1所示）已经颁布了打击专利流氓的法律[2]。此外，明尼苏达州（Minnesota）、爱荷华州（Iowa）和南卡罗来纳州（South Carolina）已于近期提出本州的打击专利流氓立法草案。图2显示的是美国目前打击专利流氓法的相关数据。


图1: 美国打击专利流氓立法现状（截至2016年5月9日）




图2：现有的法律和议案统计

总体来说，各州打击专利流氓立法并授权总检察长采取法律行动以打击恶意PAEs。这其中21个州还赋予了私人诉讼权，从而使被控侵权人能够对PAE提起诉讼。这些州中的许多州，如亚利桑那州，弗罗里达州和怀俄明州[3]于2016年3月也效仿佛蒙特州所颁布的法律立法。根据佛蒙特州的打击专利流氓法，法庭在决定PAE是否出于恶意作出了专利侵权的指控时应考虑9个因素[4]。图3将这9个因素进行了分类归纳。

人们或许期待在专利诉讼的热门州，例如特拉华州、加利福尼亚州、弗吉尼亚州和德克萨斯州也能够颁行类似的打击专利流氓的法律。但事实上，特拉华州并没有任何有关该等立法的议案。加利福尼亚州也仅通过一项决议敦促国会在联邦层面制定打击专利流氓的措施。[5]

在这4个热门州中，弗吉尼亚州立法中的保护措施广泛禁止对专利侵权的恶意主张。据此，它和佛蒙特州的立法最为相似。尽管有该相似性，弗吉尼亚州仅授权其总检察长采取行动对抗潜在的专利流氓。虽然没有佛蒙特州立法中所明确规定的私人诉讼权，但弗吉尼亚州的总检察长创建了一个特别的检举专利流氓的机制，即打击专利流氓单位（Patent Troll Unit）[6]。此单位邀请被指控侵权的目标对象提交报告以帮助其启动对于恶意指控的调查和潜在起诉流程。

2015年年底，德克萨斯州也通过了打击专利流氓法律，但其措施和佛蒙特州采取的广泛措施有明显区别。虽然德克萨斯州的法律同样关注PAEs是否存在恶意，但其重点仅关注在PAEs与目标公司的通信（如恶意的要求函）而非广泛的诉求主张行为。德克萨斯州法律禁止包含已提出诉讼的虚假陈述、“无客观依据”的诉求和存在误导性且信息不充分的通信[7]，并明确定义了何为“无客观依据”以及在何情况下一通信可能具有“重大误导”。由于恶意行为仅与通信联系在一起，因此相较于佛蒙特州的法律，德克萨斯州的法律在打击专利流氓上提供了较窄的立法保护。此外，德克萨斯州的法律没有提供私人诉讼权，也没有一个明确的机制来向总检察长报告专利流氓的行为。考虑到德克萨斯州此方面的法律尚处于起步阶段，其总检察长意在如何执行该等法律尚有待时间证明。


图3：恶意因素

下图是佛蒙特州、弗吉尼亚州和德克萨斯州打击专利流氓法律的比较，其关键点为佛蒙特州的立法树立了非常广泛的打击专利流氓措施的典范，德克萨斯州的立法代表了另一种针对恶意行为的、更狭窄的打击方法，而弗吉尼亚州则处于两者之间。如以下图4所示，专利执行人和被指控侵权对象应留意相关州的打击专利流氓法律。



图4：相关地点的法律

适应各州打击专利流氓法律的策略

虽然打击专利流氓在美国有着广泛的共识，且各州为了回应这些共识纷纷颁布了打击专利流氓法律来遏制专利流氓行为，但宪法保护专利权人对专利侵权人执行专利的权利。在打击专利流氓立法中采纳恶意标准的意图是为将专利流氓的行为与合法的专利执行的行为区分开来。这为专利实施者以及被控目标在专利执法世界同时开拓了一个新的环境。

对于一个合法的专利执行方，关键是要避免由打击专利流氓法给合法的专利侵权诉讼带来的不可预计的、潜在的负面影响。任何法律，包括打击专利流氓的法律，即使其立法意图是正面的，都可能被滥用。考虑到这一点，关键在于，首先要战略性地选择起诉地点。其次，采取措施以避免在拥有打击专利流氓法律的管辖区被判有恶意行为的嫌疑。具体对于合法的专利执行方而言，如果可能，建议选择一个没有打击专利流氓法律的管辖区起诉，从而避免被控专利侵权人滥用该法律而产生纠纷的可能。若因不可避免而不得不选择拥有打击专利流氓法律的地点起诉，建议选择仅总检察长有权追诉恶意指控的地点，且应当根据当地法律，避免被控侵权人能够直接提起私人诉讼的管辖区进行起诉。
 
如果必须在一个拥有打击专利流氓法案的州进行起诉，建议查看法庭判定一项指控是否恶意时所考虑的因素，从而在通信和执行过程中采取适当措施，以避免恶意行为的嫌疑。在提出专利侵权指控前，对待执行专利的法律状态进行尽职调查，并对目标产品进行彻底的侵权分析。同时，保留与每一个目标对象的所有指控/通信的记录，以应对可能的恶意行为指控。

对于诉讼或要求函中所指控的侵权人，关键是在案件的早期确定提起诉讼的州是否有打击专利流氓法，如果有，其是否可以作为抗辩策略的一部分。具体而言，如果该地没有打击专利流氓的法律，可以考虑把案件转移到另一个合适的管辖区。合适的管辖区最好不仅拥有打击专利流氓的法律，并且还应提供有基于恶意行为的私人诉讼权或是将指控提交至总检察长的机制。被控目标可以在诉讼过程中有效地利用这些法律上的保护性措施进行自我保护，尤其是当案件事实证明极可能存在恶意指控时。为此，建议查看案件地点的法律是如何定义恶意诉讼，并按此搜集和记录支持的证据来为潜在可能的恶意行为指控案中提供有效证据以使胜算可能性最大化。
 
探讨

目前，美国超过半数的州都颁布了打击专利流氓的法律。这些法律的重点都注重于主张专利权时的恶意行为。虽然这些法律的执行是把专利流氓和恶意行为联系在一起，但是每个州如何定义恶意很可能反映了该州遏制专利流氓的意愿的强度。 同时，其也因此可能影响对该州的打击专利流氓的立法是否符合美国联邦宪法的探究。虽然目前各州打击专利流氓法律的长期影响有待观察，但是专利所有者和被控侵权人都应该及时调整诉讼策略以适应各州打击专利流氓法律的细微差别和影响，并有策略性的管理在不同州的专利诉讼案件。